Zásadním problémem řešeným v tomto případě byla otázka, zda, popř. za jakých podmínek lze registrovat zvukovou ochrannou známku.2)

Právní úprava

Demonstrativní výčet označení, která mohou být způsobilá stát se ochrannou známkou (jež mohou tvořit ochrannou známku), uvádí zmíněný čl. 2 směrnice č. 89/104/EHS.3) "Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků." 4)

Aby se určité označení mohlo stát ochrannou známkou, musí splňovat dvě kritéria:

a) být schopné grafického znázornění;

b) mít rozlišovací způsobilost.

Literatura k tomu uvádí: "Predikát grafický se nevztahuje k samému označení, nýbrž k jeho způsobilosti být znázorněno. To znamená, že z hlediska tohoto kritéria může být ochrannou známkou jakékoliv, nejen grafické označení, avšak za předpokladu, že existuje alespoň jeden způsob, jak toto označení může být graficky znázorněno. Tato podmínka může být splněna nejen tehdy, když samotné označení má povahu grafického označení (např. symbolu, loga), ale i tehdy, je-li samotná povaha označení jiná než grafická (spočívající např. v akustickém vjemu), avšak označení může být znázorněno mj. graficky (a vizuálně vnímáno v této podobě). Druhým nezbytným znakem je, že ochranná známka musí mít tzv. rozlišovací způsobilost, tj. musí být schopna plnit funkci odkazu na původ označovaného zboží nebo služeb z určitého podniku."5)

Fakta případu Shield Mark

Shield Mark BV byla držitelem čtrnácti ochranných známek registrovaných u Benelux Trade Marks Office (dále jen "BBM"), a to pro produkty typu počítačových programů, časopisů, novin, organizování odborných seminářů atd.

1. Čtyři z těchto ochranných známek sestávaly z notové osnovy s devíti prvními notami Beethovenovy skladby Pro Elišku. U dvou z nich bylo uvedeno: "Ochranná známka. Ochranná známka sestává z přednesu melodie tvořené notami graficky znázorněnými v osnově"; u jedné z nich byl dovětek "hráno na klavíru".

2. Čtyři další ochranné známky sestávaly z devíti prvních not skladby Pro Elišku. U dvou z nich bylo uvedeno: "Ochranná známka. Ochranná známka sestává z popsané melodie"; u jedné z nich byl dovětek "hráno na klavíru".

3. Tři další ochranné známky sestávaly ze sledu hudebních not "E, D, E, D, E, B, D, C, A". U dvou z nich bylo uvedeno: "Ochranná známka. Ochranná známka sestává z přednesu melodie tvořené popsaným sledem not"; u jedné z nich byl dovětek "hráno na klavíru".

4. Dvě ochranné známky sestávaly ze slova "Kukelekuuuu" (což je onomatopoie6) naznačující v holandštině kokrhání, tj. "kykyryký" v češtině, "cock-a-doodle-doo" v angličtině). U jedné z nich bylo uvedeno: "Ochranná známka. Ochranná známka sestává z onomatopoie imitující kokrhání".

5. Poslední ochranná známka sestávala ze slova "kokrhání".

V říjnu 1992 zahájila Shield Mark rozhlasovou reklamní kampaň, přičemž každá reklama začínala znělkou užívající prvních devíti not skladby Pro Elišku. Od února roku 1993 začala Shield Mark vydávat propagační brožuru popisující nabízené služby. Pokaždé, když si zákazníci vzali vydání brožurky ze stojanů, na nichž byla v knihkupectvích či novinových stáncích nabízena, zazněla výše uvedená znělka. Shield Mark začala rovněž vydávat software pro právníky a marketingové specialisty; pokaždé, když se spustil disk s tímto softwarem, ozvalo se zakokrhání.

Pan Kist, který působil jako konzultant v oblasti komunikací, organizoval semináře o duševním vlastnictví a marketingu a vydával časopis zabývající se těmito záležitostmi.

V průběhu reklamní kampaně, jež začala 1. ledna 1995, použil melodii sestávající z prvních devíti not skladby Pro Elišku a také prodával počítačový program, při jehož startu zazněl zvuk kokrhání.

Shield Mark jej zažalovala pro porušení práv k ochranné známce a pro nekalou soutěž.

Dne 27. května 1999 vydal haagský soudní dvůr ("Gerechtshof te's Gravenhage") rozsudek, v němž vyhověl žalobě potud, pokud byla založena na nárocích z občanskoprávní odpovědnosti, avšak zamítl ji v bodech, v nichž byla založena na známkovém právu, a to s odůvodněním, že "je záměrem vlád členských států Beneluxu odmítat registraci zvuků coby ochranných známek".7)

Shield Mark se odvolala k "Hoge Raad der Nederlanden", nejvyššímu nizozemskému soudnímu orgánu, který řízení přerušil a Evropskému soudnímu dvoru předložil v řízení o předběžné otázce otázky popsané v následujícím oddíle.

Otázky předložené Evropskému soudnímu dvoru

1. a) Musí být čl. 2 směrnice č. 89/104/EHS interpretován tak, že vylučuje, aby zvuky a hluky byly považovány za ochranné známky?

b) Je-li odpověď na otázku 1 a) negativní, vyžaduje systém založený směrnicí, aby zvuky a hluky byly považovány za ochranné známky? 8)

2. a) Je-li odpověď na otázku 1 a) negativní, jaké požadavky směrnice stanoví na ochranné známky ve vztahu k článkem 2 předpokládané grafické znázornitelnosti označení a na způsob registrace takové ochranné známky?

b) Vyhovuje požadavkům zmíněným v písmenu a), pokud je zvuk nebo hluk registrován v některé z následujících forem:

- hudební noty;

- písemný popis ve formě onomatopoie;

- písemný popis v nějaké jiné formě;

- grafické znázornění typu sonogramu;

- zvuková nahrávka připojená k registračnímu formuláři;

- digitální nahrávka dostupná via internet;

- kombinace těchto metod;

- nějaká jiná forma, a pokud ano, jaká?

K první otázce

Z úsporných důvodů pomíjím argumentaci Shield Mark, vlád členských států a Komise a přecházím přímo k odpovědi Evropského soudního dvora.

Využil argumentace z rozhodnutí ve věci Sieckmann.9) Podle ní je nepochybné, že článek 2 směrnice zmiňuje pouze ta označení, jež je možno vnímat vizuálně, jsou dvourozměrná nebo trojrozměrná a tudíž mohou být znázorněna pomocí písmen, znaků nebo obrázků.

Evropský soudní dvůr nicméně podotkl, že výčet označení v článku 2 není vyčerpávající, taxativní. Z toho plyne, že i když toto ustanovení nezmiňuje označení, která sama o sobě nejsou vizuálně vnímatelná (např. zvuky), ani je výslovně nevylučuje. Navíc zvuková označení nejsou z povahy věci nezpůsobilá rozlišovat výrobky či služby jednoho podniku od výrobků či služeb podniků jiných.

V odpovědi na první otázku tedy Evropský soudní dvůr uzavřel, že článek 2 směrnice musí být vykládán tak, že zvuková označení musejí být považována za schopná státi se ochrannými známkami za předpokladu, že jsou způsobilá rozlišovat výrobky či služby jednoho podniku od výrobků či služeb podniků jiných a že jsou graficky znázornitelná.

Ke druhé otázce

Jelikož se Evropský soudní dvůr odmítá v řízení o předběžné otázce zabývat hypotetickými problémy, neposuzoval otázku, zda vhodnými způsoby grafické reprezentace ochranné známky mohou či nemohou být sonogramy, zvukové nahrávky či digitální nahrávky.

Shield Mark totiž při podání žádosti o registraci tyto formy reprezentace zvukového označení nepoužila a neučinila je součástí skutkového základu posuzované věci.

Poté Evropský soudní dvůr znovu citoval právní větu z rozhodnutí Sieckmann, autoritativně vykládající článek 2 směrnice: "...označení, jež samo o sobě nemůže být vizuálně vnímáno, může být ochrannou známkou, může-li být graficky znázorněno, zejména pomocí obrázků, čar nebo znaků, a toto označení je jasné, přesné, soběstačné, snadno dostupné, srozumitelné a názorné (clear, precise, self - contained, easily accessible, intelligible, durable and objective)."

Poté Evropský soudní dvůr rozebral jednotlivé formy grafického vyjádření ochranné známky v podobách, v jakých je měla registrována Shield Mark.

1. Popis využívající písemnou řeč a priori nelze vyloučit z okruhu označení splňujících kritéria stanovená v rozhodnutí věci Sieckmann. Slovní spojení "prvních devět not skladby Pro Elišku" nebo slovo "kokrhání" však postrádají přesnost (jednoznačnost) a jasnost, tudíž nemohou být považovány za ochrannou známku.

2. Pokud jde o onomatopoie, je třeba říci, že ne-existuje dostatečná shoda mezi ní samou, když je vyslovena, a skutečným zvukem či hlukem, jež má onomatopoie imitovat. Jednoduše řečeno, citoslovce "kykyryký" zní jinak než zvuk, který ve skutečnosti vydává kohout. Pokud by kompetentní orgán měl registrovat ochrannou známku reprezentovanou formou onomatopoie, nebylo by zřejmé, zda registruje zvuk, který je slyšet, když člověk vysloví slovo "kykyryký", nebo zvuk, který vydává kohout. Navíc se onomatopoie liší stát od státu, v závislosti na tom, ve kterém národním jazyce se má zvuk kokrhání vyjádřit. Závěr tedy zní, že onomatopoie nemůže bez dalšího dostatečným způsobem graficky reprezentovat zvuk nebo hluk.

3. Ani prostý sled not, např. "E, D, E, D, E, B, D, C, A", nevytváří dostatečné grafické vyjádření ve smyslu článku 2 směrnice. Není jasný ani přesný (jednoznačný) a nejsou jím vyjádřeny všechny atributy melodie, např. tónina, délka not či pomlky.

4. Jediným způsobem grafického vyjádření zvuku, který Evropský soudní dvůr uznal za způsobilý vyhovět náročným kritériím stanoveným ve věci Sieckmann, je notový zápis členěný do taktů a obsahující především klíč, noty a pomlky. Notový zápis ovšem může postihnout vyjádření určité melodie, nikoli však každého zvuku či hluku (těžko by jím bylo možné popsat např. kohoutí kokrhání nebo řev lva). K tomu se však Evropský soudní dvůr v odůvodnění svého rozhodnutí nevyslovil, což považuji za chybu.

Nabízí se poznamenat, že právo k ochranným známkám není jediným právním nástrojem, který mohou podnikatelé použít pro ochranu svých reklamních strategií využívajících různé melodie, zvuky a hluky, s nimiž si spotřebitelé následně spojují určité výrobky či služby (právo na ochranu proti nekalé soutěži je asi prvním institutem, který člověka v této souvislosti napadne).

Dovolím si vyjádřit pochybnost, zda je právě známkové právo tím nejvhodnějším nástrojem ochrany, a to s ohledem na náročnost kritérií, která musí zvukové označení splňovat, aby mohlo být považováno za ochrannou známku. Na druhou stranu, nebylo by mi proti mysli, kdyby si např. některý z brněnských prodejců registroval pro co nejširší okruh výrobků ochrannou známku založenou na melodii "Jingle Bells". Pak by ji nemohl používat nikdo jiný a městem by se dalo i v prosinci projít, aniž by ji člověk musel vyslechnout třicetkrát během hodiny.

Poznámky:

1) Rozsudek č. C-283/01 ve věci Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex.

2) Jde o součást širší problematiky ochranných známek, které jsou založeny na označení, jež sama o sobě nejsou způsobilá být vizuálně vnímána.

3) V této souvislosti se nabízí citovat mezinárodněprávní normu obsaženou v čl. 15 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví - TRIPS (vyhlášena pod č. 191/1995 Sb. jako jedna z příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace): "Jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, budou schopna tvořit ochrannou známku. Taková označení, zvláště pak slova včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení, budou způsobilá být zapsána jako ochranná známka. Tam, kde označení nejsou schopna podstatně rozlišit příslušné výrobky nebo služby, mohou členové podmínit zápisnou způsobilost rozlišovací schopností získanou užíváním. Jako podmínku pro zápis mohou členové požadovat, aby označení byla rozeznatelná zrakem."

Členské státy WTO si tedy mohou, ale nemusejí vymínit svým vnitrostátním právem podmínku pro registraci ochranné známky, aby tato byla vizuálně vnímatelná.

4) Citováno dle překladu obsaženého v databázi ISAP (dostupná na www.vlada.cz). Anglický originál je tento: "A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings."

5) Čermák, K.: Evropské ius commune a náš vstup do EU v oblasti známkového práva. Právní rádce č. 11/2003, str. 15.

6) Podle Akademického slovníku cizích slov je onomatopoie zvukomalba, tj. "využití zvukové stránky slova pro vystižení zvukové kvality zobrazovaného jevu", v tomto případě kokrhání.

7) "...it was the intention of the Goverments of the Member States of Benelux to refuse to register sounds as trade marks."

8) Na tomto místě jsem při překládání znejistěl, protože anglická verze mi připadala poněkud krkolomná a německá naopak podezřele stručná. Pro jistotu pro případné zájemce uvádím znění obou verzí:

(německy) "...1. a) Ist Artikel 2 der Richtlinie 89/104/EWG so auszulegen, dass er der Anerkennung von Klängen oder Geräuschen als Marken entgegensteht?

b) Wenn die Frage 1 a verneint wird: Müssen Klänge oder Geräusche nach der mit der Richtlinie geschaffenen Regelung als Marken anerkannt werden?";

(anglicky) "1. (a) Must Article 2 of the Directive be interpreted as precluding sounds or noises from being regarded as trade marks?

(b) If the answer to question 1(a) is in the negative, does the system established by the Directive require that sounds or noises must be capable of being regarded as trade marks?"

9) Viz názor generálního advokáta a rozsudek ve věci č. C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt. Pan Sieckmann si chtěl registrovat "čichovou známku čisté chemické látky methylcinnamátu (methylester kyseliny skořicové), jejíž chemický vzorec je uveden níže. Vzorky této čichové známky lze získat v místních laboratořích uvedených ve žlutých stránkách Deutsche Telekom AG nebo např. u firmy E. Merck v Darmstadtu.". Chemický vzorek látky byl 6H5-CH=CHCOOCH3" (viz dílo cit. v pozn. 5). Šlo v podstatě o vůni skořice.


právník, Brno
Související